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專利分案申請不符合規(guī)定的行政處理方式
發(fā)布時間：
2025-05-06
專利分案申請不符合規(guī)定的行政處理方式
——（2023）最高法知行終382號
近期，最高人民法院知識產權法庭審結一起專利分案申請視為未提出通知及行政復議上訴案件，在明確行政復議案件中審查對象的基礎上，進一步闡明了在專利分案申請不符合法律規(guī)定的情況下，行政機關如何選擇處理方式的問題。
2020年3月7日，某公司向國家知識產權局提交申請?zhí)枮?020XXXX8607.2、名稱為“一種顯示和背光用的LED封裝片和LED晶片”的實用新型專利申請。2020年10月11日，某公司以原申請為基礎，向國家知識產權局提交了分案申請。2021年3月22日，國家知識產權局以分案申請不符合專利法實施細則第四十二條的規(guī)定為由，針對分案申請發(fā)出了分案申請視為未提出通知書。某公司對該通知書不服，向國家知識產權局提出行政復議申請。國家知識產權局經復議審查認定，原申請與分案申請的具體實施方式完全相同，原申請與分案申請的權利要求存在的區(qū)別均屬于本領域的常用技術手段，故維持分案申請視為未提出通知書。某公司不服該復議決定，向一審法院提起行政訴訟。
一審法院認為，本案中，原申請與分案申請的具體實施方式完全相同，且原申請與分案申請的權利要求的區(qū)別屬于本領域的常用技術手段，故不足以使分案申請與原申請的權利要求所要求保護的技術方案構成兩項或兩項以上獨立、不同的發(fā)明創(chuàng)造，因此不符合分案條件，分案申請視為未提出通知書及復議決定于法有據。同時，本案分案申請視為未提出通知書不屬于不符合授權條件而被駁回申請的駁回決定，因此不適用《專利審查指南》有關聽證原則的規(guī)定。且由于分案申請存在的缺陷無法通過補正克服，為提高審查效率，縮短審查過程，國家知識產權局依據程序節(jié)約原則作出分案申請視為未提出通知，程序并無不當。遂判決駁回某公司的訴訟請求。某公司不服一審判決，提起上訴。
最高人民法院二審認為：根據專利法實施細則第四十二條第一款和第二款的規(guī)定可知，一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以在規(guī)定期限屆滿前，向國務院專利行政部門提出分案申請。國務院專利行政部門認為一件專利申請不符合專利法第三十一條及其實施細則第三十四條或者第三十五條的規(guī)定的，應當通知申請人在指定期限內對其申請進行修改；申請人期滿未答復的，該申請視為撤回。根據《專利審查指南》第一部分第一章和第二部分第六章的有關分案申請審查處理的規(guī)定可知，在分案申請的審查中如果發(fā)現該分案申請的形式要件不符合法律規(guī)定，以作出分案申請視為未提出通知書或者視為撤回通知書的方式進行處理；如果是認為分案申請不符合專利法實施細則第四十二條和第四十三條的規(guī)定，應當以駁回該分案申請的方式進行處理。根據聽證原則，在作出駁回決定前，應當將駁回所依據的事實、理由和證據通知申請人，至少給申請人一次陳述意見和/或修改申請文件的機會。根據上述規(guī)定，本案中，國家知識產權局認為涉案分案申請不符合專利法實施細則第四十二條規(guī)定的分案申請的條件，應以駁回該分案申請的方式進行處理，并給予申請人陳述意見和/或修改申請文件的機會。未以駁回該分案申請的方式處理，而是逕行發(fā)出分案申請視為未提出通知書，不符合上述規(guī)定。
對于能否依據程序節(jié)約原則選擇以分案申請視為未提出通知書的方式進行處理，最高人民法院認為，首先，根據專利法實施細則以及《專利審查指南》的上述相關規(guī)定，對專利申請的處理方式并無可裁量空間，僅能依據不同的申請情形嚴格按照規(guī)定作出選擇。其次，根據《專利審查指南》的規(guī)定可知，程序節(jié)約原則是指在符合規(guī)定的情況下，審查員應當盡可能提高審查效率，縮短審查過程。本案中，選擇以分案申請視為未提出通知書的方式進行處理，雖可能提高審查效率，但影響了申請人陳述意見以及修改權利要求的基本程序權利的行使，既不符合法律規(guī)定，亦不符合程序節(jié)約原則的本意。
本案對于程序正當性的強調，有利于更好保護專利申請人的合法權益。
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