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2022-07-17

淺議發(fā)明專利申請延遲審查的應(yīng)用策略

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專利審查意見答復(fù)技巧

發(fā)布時間：

2022-08-10

專利審查意見答復(fù)，是作為一名合格的專利代理師的必備技能?！秾＠麑彶橹改稀防镏赋觯u價發(fā)明有無創(chuàng)造性，應(yīng)該以專利法第22條第3款為基準(zhǔn)，并給出了突出的實質(zhì)性特點的一般性判斷方法和顯著的進步的判斷標(biāo)準(zhǔn)。對于突出的實質(zhì)性特點的判斷，《專利審查指南》指出，判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點，就是要判斷對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見。如果要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的，則具有突出的實質(zhì)性特點。

也就是說，在審查意見答復(fù)的過程中，不管是修改或不修改權(quán)利要求書（即增加或不增加技術(shù)特征），我們最終的落腳點都是論述區(qū)別技術(shù)特征是非顯而易見的（顯著的進步比較好論述）。那么在論述區(qū)別技術(shù)特征是非顯而易見的，具體有哪些策略呢？

1、對比文件沒有公開本申請的區(qū)別技術(shù)特征

在較多的情況下，審查員會指出對比文件公開了本申請的區(qū)別技術(shù)特征。這個時候?qū)＠韼煈?yīng)該仔細閱讀本申請和對比文件記載的內(nèi)容，對比一下對比文件的技術(shù)特征和本申請的區(qū)別技術(shù)特征，具體是不是相同或等同的，所解決的技術(shù)問題是不是相同的，帶來的技術(shù)效果是不是相同的。而不能在沒有仔細研究對比文件和本申請的請況下，就認同審查員的觀點。經(jīng)過分析后，區(qū)別技術(shù)特征與對比文件的技術(shù)特征不同，或者與對比文件的技術(shù)特征相同、但是解決的技術(shù)問題和帶來的技術(shù)效果不同，則不能認為對比文件公開了本申請的區(qū)別技術(shù)特征。

2、公開原理不代表公開技術(shù)方案

同樣，在審查員指出對比文件公開了本申請的區(qū)別技術(shù)特征時，代理師要仔細甄別，對比文件（更常見是的論文、期刊等）是公開了本申請的原理，還是公開了具體的技術(shù)方案。如果對比文件只是公開了原理，沒有公開具體的技術(shù)方案，本領(lǐng)域技術(shù)人員將該原理應(yīng)用到具體的技術(shù)方案里，是付出了創(chuàng)造性勞動的，審查員不能因為對比文件公開了原理，就否定本申請的創(chuàng)造性。

例如軟件方法中，通常會用到邏輯判斷（是/否），邏輯判斷（是/否）是很常見的原理，但是應(yīng)用到具體的技術(shù)方案中，審查員是不能否定其創(chuàng)造性的。具體如在一導(dǎo)航方法中，邏輯判斷結(jié)果為是，則直行；是否，則向右拐。審查員不能因為邏輯判斷（是/否）是很常見的原理，就否定該導(dǎo)航方法的創(chuàng)造性。

3、領(lǐng)域不同，難以結(jié)合，有結(jié)合障礙

在審查員指出對比文件2（對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)）公開了本申請的區(qū)別技術(shù)特征時，代理師要分辨對比文件1和對比文件2所屬的技術(shù)領(lǐng)域。即使對比文件2確實公開了本申請的區(qū)別技術(shù)特征，但是如果對比文件2和對比文件1分屬不同的技術(shù)領(lǐng)域，本領(lǐng)域技術(shù)人員將對比文件2的技術(shù)特征與最接近的現(xiàn)有技術(shù)（對比文件1）結(jié)合，具有結(jié)合障礙，或者說本領(lǐng)域技術(shù)人員很難將對比文件2的技術(shù)特征與最接近的現(xiàn)有技術(shù)（對比文件1）結(jié)合。

4、反向教導(dǎo)、反向啟示

有時候，審查員會認為，對比文件2（對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)）給出了技術(shù)啟示，或者將對比文件2的技術(shù)特征與對比文件1結(jié)合來解決本申請的技術(shù)問題是容易想得到的。這個時候要分析一下，對比文件2的技術(shù)特征解決的技術(shù)問題是什么，帶來的技術(shù)效果是什么，給出技術(shù)啟示是什么，如果對比文件2給出的是反向教導(dǎo)、反向啟示，則本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀對比文件2后，得不到本申請的技術(shù)方案，而是得到另一種方案。

5、區(qū)別技術(shù)特征不是慣用手段

有些時候，審查員會認為區(qū)別技術(shù)特征是慣用手段，在這種情況下，代理師應(yīng)指出本申請解決的技術(shù)問題是什么，解決該技術(shù)問題的本領(lǐng)域慣用手段是什么，從而下結(jié)論說明本申請的區(qū)別技術(shù)特征不是慣用手段。同時還需說明，如果審查員堅持認為是慣用手段，請給出證據(jù)。

6、技術(shù)方案是一個整體，不能被割裂

例如，本申請包括多個步驟，審查員將多個步驟分割成一個個技術(shù)特征，然后分別用對比文件1、對比文件2、對比文件3等來評價本申請的技術(shù)特征，這個時候代理師可以答復(fù)，本申請的技術(shù)方案應(yīng)該看做一個整體，而不能被割裂，本申請的多個步驟（技術(shù)特征）相互關(guān)聯(lián)，相互協(xié)同，起到了XXXX的效果。同時指出，本領(lǐng)域技術(shù)人員將對比文件1、對比文件2、對比文件3等結(jié)合，本身就付出了創(chuàng)造性勞動。

審查意見的答復(fù)形式多變、靈活多樣，并不限于上述幾種形式。審查意見的答復(fù)應(yīng)結(jié)合具體的實際情況，尋找突破口；在陳述意見時擺明觀點、說明理由，據(jù)理力爭，有條有理的作答。筆者一直認為，答復(fù)審查意見與專利文本的撰寫一樣重要。一個專利文本撰寫地再好，但是在審查意見答復(fù)時，胡亂修改權(quán)利要求書和撰寫意見陳述書，不僅會導(dǎo)致最后保護的技術(shù)方案脫離發(fā)明人最初的發(fā)明構(gòu)思，而且會極大縮小保護范圍，最后導(dǎo)致即便專利被授權(quán)，也只是一張廢紙。同時，在專利侵權(quán)認定中有“禁止反悔原則”，代理師在審查意見答復(fù)中所陳述的意見，都有可能在以后的侵權(quán)認定中，起到至關(guān)重要的作用。所以代理師在答復(fù)審查意見時，一定謹(jǐn)慎小心，嚴(yán)謹(jǐn)作答，切不可為了自己的薪資提成，草草作答，讓申請人的權(quán)利嚴(yán)重喪失。

來源：知識產(chǎn)權(quán)界

作者：浩然鴻鵠

本文僅代表作者觀點，不代表深可信立場